A開了一間咖啡廳,自己為老闆並身兼員工,販賣手沖咖啡及甜點。A在開店前,有設計圖樣並申請商標註冊,指定使用在第43類服務、代碼430201餐廳中的咖啡廳[1]。取得商標權後,A就將商標放在店外招牌上,開始經營起自己的咖啡廳。然而好景不常,A因操勞過度被醫生強烈建議要多加休息。但是,A擔心要是真的把店收起來,自己辛苦註冊的商標因此沒有在使用,會不會有什麼不利的後果呢?
註腳
在沒有正當事由的情況下,商標註冊後沒有使用或很久沒有使用,這個商標就有可能被經濟部智慧財產局或者任何人申請廢止[1]。
按照經濟部智慧財產局的「註冊商標使用之注意事項」以及經濟部訴願審議委員會的說明,是以廢止申請日前3年來看商標使用的情況[2]。也就是說,假設廢止申請日是2023年1月1日,那就要看2020年1月1日到2022年12月31日有沒有使用這個商標[3]。
所謂正當事由是指,不是因為商標權人自己應該負責的原因,例如:天災地變、法規還沒有開放、需要其他的政府機關核准但還在等待這個核准下來等情況,例如:藥品上市前要通過主管機關的審查,在等待期間還沒有通過的情形下,還無法使用商標販賣藥品[4]。以上這些原因讓商標權人還無法使用商標,因為都不是商標權人要負責的範圍,所以不能算是商標權人的錯,因此都算是沒有使用商標的「正當事由」。
所謂「商標使用」則是指,在商品或服務的交易過程中,有確實把商標使用在與商品或服務相關的包裝、物品、商業文件、廣告、網路媒體上等,讓消費者可以直接認識並接觸到該商標[5]。此外,除了商標權人親自利用商標之外,如果是由商標權人授權出去由其他被授權人來使用商標,也可以算是使用商標[6]。
如果在有人申請廢止商標的時候,商標權人已經確實在使用商標了,原則上經濟部智慧財產局不會決定廢止這個商標。但如果是商標權人因為知道有人要申請廢止該商標,所以在廢止申請日前3個月內才「開始」使用該商標,這種情況很有可能會被廢止商標(詳圖1)[7]。
然而,由於申請廢止商標的一方要提出「商標權人確實知道有人要來申請廢止商標」,所以才開始使用商標的證明,實際上這樣的舉證並不容易,因為申請廢止商標的一方很難有辦法得知商標權人的主觀想法及實際行為,因此法院在這一點上會採取比較寬鬆的標準來認定商標權人是否知道有人來申請廢止他的商標,例如:有法院判決見解認為,如果商標權人有跟智慧財產局來訪的商標調查員面談過,就可以算是能夠知道有人正在申請廢止商標的程序;或是縱使不是商標權人親自接觸商標調查員,而是由該商標權人的員工接觸過商標調查員,法院見解也認為依照常情,員工受雇主指揮監督,所以員工會告訴雇主商標調查員來訪的情形,也因此商標權人能知道有人正在申請廢止商標的可能性很大[8]。所以對商標權人而言,如果要確保商標權利的存續,保險起見還是必須儘早使用商標,有使用商標的事實,才能真正避免商標註冊被廢止的不利後果。
A如果要避免商標沒有使用而可能遭廢止的不利後果,可以參考以下幾種方式:第一,為了避免日後知悉有人想要廢止自己商標的可能,建議A不要超過2年9個月都沒有使用該商標;第二,A可以考量僱用員工幫忙經營咖啡廳,以繼續使用商標;第三,將商標授權其他人,讓別人使用A的商標,這樣就算是有在繼續使用商標。A可以參考以上三種方式擇一進行,就不用擔心自己已經辛苦註冊的商標有被廢止的可能了。