很久沒使用商標會有什麼不利的後果嗎?如果知道別人要用才趕快使用,還來得及嗎?

刊登:2023-04-21・最後更新:2023-04-21

案例

A開了一間咖啡廳,自己為老闆並身兼員工,販賣手沖咖啡及甜點。A在開店前,有設計圖樣並申請商標註冊,指定使用在第43類服務、代碼430201餐廳中的咖啡廳[1]。取得商標權後,A就將商標放在店外招牌上,開始經營起自己的咖啡廳。然而好景不常,A因操勞過度被醫生強烈建議要多加休息。但是,A擔心要是真的把店收起來,自己辛苦註冊的商標因此沒有在使用,會不會有什麼不利的後果呢?

註腳

  1.   經濟部智慧財產局(2022),《商品及服務分類暨相互檢索參考資料-第43類》。
本文

一、很久沒使用商標會有什麼不利的後果?

在沒有正當事由的情況下,商標註冊後沒有使用或很久沒有使用,這個商標就有可能被經濟部智慧財產局或者任何人申請廢止[1]

(一)很久是多久?

按照經濟部智慧財產局的「註冊商標使用之注意事項」以及經濟部訴願審議委員會的說明,是以廢止申請日前3年來看商標使用的情況[2]。也就是說,假設廢止申請日是2023年1月1日,那就要看2020年1月1日到2022年12月31日有沒有使用這個商標[3]

(二)正當事由有哪些?

所謂正當事由是指,不是因為商標權人自己應該負責的原因,例如:天災地變、法規還沒有開放、需要其他的政府機關核准但還在等待這個核准下來等情況,例如:藥品上市前要通過主管機關的審查,在等待期間還沒有通過的情形下,還無法使用商標販賣藥品[4]。以上這些原因讓商標權人還無法使用商標,因為都不是商標權人要負責的範圍,所以不能算是商標權人的錯,因此都算是沒有使用商標的「正當事由」。

(三)怎麼樣算是有使用商標?

所謂「商標使用」則是指,在商品或服務的交易過程中,有確實把商標使用在與商品或服務相關的包裝、物品、商業文件、廣告、網路媒體上等,讓消費者可以直接認識並接觸到該商標[5]。此外,除了商標權人親自利用商標之外,如果是由商標權人授權出去由其他被授權人來使用商標,也可以算是使用商標[6]

二、如果知道別人要用才趕快使用,能夠避免商標可能被廢止的不利後果嗎?

如果在有人申請廢止商標的時候,商標權人已經確實在使用商標了,原則上經濟部智慧財產局不會決定廢止這個商標。但如果是商標權人因為知道有人要申請廢止該商標,所以在廢止申請日前3個月內才「開始」使用該商標,這種情況很有可能會被廢止商標(詳圖1)[7]

然而,由於申請廢止商標的一方要提出「商標權人確實知道有人要來申請廢止商標」,所以才開始使用商標的證明,實際上這樣的舉證並不容易,因為申請廢止商標的一方很難有辦法得知商標權人的主觀想法及實際行為,因此法院在這一點上會採取比較寬鬆的標準來認定商標權人是否知道有人來申請廢止他的商標,例如:有法院判決見解認為,如果商標權人有跟智慧財產局來訪的商標調查員面談過,就可以算是能夠知道有人正在申請廢止商標的程序;或是縱使不是商標權人親自接觸商標調查員,而是由該商標權人的員工接觸過商標調查員,法院見解也認為依照常情,員工受雇主指揮監督,所以員工會告訴雇主商標調查員來訪的情形,也因此商標權人能知道有人正在申請廢止商標的可能性很大[8]。所以對商標權人而言,如果要確保商標權利的存續,保險起見還是必須儘早使用商標,有使用商標的事實,才能真正避免商標註冊被廢止的不利後果。

圖1:久未使用商標不利後果說明圖||資料來源:作者自製。
圖1:久未使用商標不利後果說明圖
資料來源:作者自製。

三、結論

A如果要避免商標沒有使用而可能遭廢止的不利後果,可以參考以下幾種方式:第一,為了避免日後知悉有人想要廢止自己商標的可能,建議A不要超過2年9個月都沒有使用該商標;第二,A可以考量僱用員工幫忙經營咖啡廳,以繼續使用商標;第三,將商標授權其他人,讓別人使用A的商標,這樣就算是有在繼續使用商標。A可以參考以上三種方式擇一進行,就不用擔心自己已經辛苦註冊的商標有被廢止的可能了。

註腳

  1.   商標法第63條第1項第2款本文:「商標註冊後有下列情形之一,商標專責機關應依職權或據申請廢止其註冊:……
    二、無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿三年者。」
  2.   經濟部智慧財產局(2019),《註冊商標使用之注意事項》,頁30。
  3.   經濟部訴願審議委員會(n.d.),《我已經在商品標示了A商標圖樣,只是沒有打上製造日期或保存期限,另外還有販賣該商品的發票,是不是就可以證明有使用A商標了?》。
  4.   經濟部智慧財產局,同註2,頁22-23。
  5.   商標法第5條:「
    I 商標之使用,指為行銷之目的,而有下列情形之一,並足以使相關消費者認識其為商標:
    一、將商標用於商品或其包裝容器。
    二、持有、陳列、販賣、輸出或輸入前款之商品。
    三、將商標用於與提供服務有關之物品。
    四、將商標用於與商品或服務有關之商業文書或廣告。
    II 前項各款情形,以數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物方式為之者,亦同。」
  6.   商標法第63條第1項第2款但書:「但被授權人有使用者,不在此限。」
  7.   商標法第63條第3項:「有第一項第二款規定之情形,於申請廢止時該註冊商標已為使用者,除因知悉他人將申請廢止,而於申請廢止前三個月內開始使用者外,不予廢止其註冊。」
  8.   智慧財產法院101年度行商更(一)字第5號行政判決:「而原告既自陳負責人於99年1月4日有與參加人之調查員面談,且有調查報告在卷可憑,則不論調查員有無明白告知將對系爭商標申請廢止之事實,一般商標權人,對於其商標獲准註冊後,若有怠於使用商標之情形存在,則於接獲相類之詢問時,應會特別加以注意,此由原告無法提出99年1月4日前之使用證據,而僅能提出該日之後迄申請廢止日前之使用證據,亦可為證,故被告及參加人主張甲○○公司自99年1月4日與參加人之調查員面談時起,已知悉系爭商標之使用情形為他人注意而有廢止之可能,應較為可採,且縱非當時即已知悉,亦係於調查後將調查內容詢問專業意見後,為避免有人將申請廢止而開始使用系爭商標,自屬處分時商標法第57條第3項所規定,因知悉他人將申請廢止,而於申請廢止前三個月內開始使用系爭商標,仍應廢止其註冊。」
    智慧財產法院107年度行商訴字第50號行政判決:「原告委託○公司自105年10月4日起至14日止,對系爭商標使用進行調查,其調查報告記載:參加人之員工表示系爭商標之商品,仍持續有在生產中,主要使用於保養品及美容儀器等產品,而其銷售通路主要是以全國各地之美容沙龍業者為主等語。因僱傭契約具指揮監督關係,參加人之員工知悉第三人調查系爭商標使用情事,衡諸常情,員工會將調查系爭商標使用告知參加人,足認參加人知悉他人將申請廢止系爭商標。參諸附件3至7所示客戶之出貨單、所營事業之名片、店面照片及統一發票,均為證參加人於廢止申請前3個月內,使用系爭商標之事證。準此,足徵參加人開始使用系爭商標,係出於其員工告知第三人調查系爭商標使用,參加人知悉他人將申請廢止系爭商標,其為避免系爭商標註冊遭廢止,故於申請廢止前3個月內開始使用系爭商標,避免系爭商標遭廢止之結果。倘參加人於廢止申請前3年內,有使用系爭商標於化妝品商品,自可提出非廢止申請前3個月內之事證,以證明使用系爭商標之事實。揆諸商標法第63條第3項規定,系爭商標應予廢止。」
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